Een onderdeel van een merk kan door inburgering een zelfstandig onderscheidend vermogen verkrijgen, en daardoor voor inschrijving als merk in aanmerking komen. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg onlangs bepaald in de Nestlé-zaak. Een onderdeel van een merk kan dus zelf een merk worden.

Onderscheidend vermogen
Een merk moet voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen voor de producten of diensten waarvoor het wordt gedeponeerd. Dit vereiste hangt samen met de herkomstfunctie die een merk vervult. Een merk moet kunnen identificeren, en door het publiek als een herkomstteken worden opgevat. Het onderscheidend vermogen van een merk is geen vast gegeven, maar kan in de loop van de tijd fluctueren.

Zo kan een merk door het publiek langzamerhand worden opgevat als soortnaam. Het publiek ziet het merk dan niet meer als een herkomstteken van een bepaalde onderneming, maar als naam voor producten van verschillende herkomst. Een dergelijk verschijnsel tast het onderscheidend vermogen van een merk aan, en zal tot het verval van een merk kunnen leiden.

Anderzijds is het ook mogelijk dat een "zwak" merk, dat wil zeggen een merk dat van huis uit niet goed in staat is om als onderscheidingsteken te dienen, bijvoorbeeld omdat het erg beschrijvend is, door inburgering een "sterk" en onderscheidend merk wordt.

Een onderneming kan een "zwak" merk bijvoorbeeld erg intensief gaan gebruiken, waardoor het publiek het merk als onderscheidingsteken van die bepaalde onderneming is gaan opvatten. Het merk raakt ingeburgerd bij het publiek, en verkrijgt daarmee onderscheidend vermogen.

"Have a break ... Have a Kit Kat"
Nestlé, dat onder andere merkhouder is van het merk "Have a break ... Have a Kit Kat", wilde tevens een merkrecht vestigen op de woorden "Have a break". Concurrent Mars maakte bezwaar tegen deze nieuwe inschrijving. De zaak speelde zich af in Engeland, maar de Engelse rechter (Court of Appeal in London) stelde vragen aan het Europese Hof van Justitie. De vraag was of - en onder welke omstandigheden - het gebruik van het merk "Have a break ... Have a Kit Kat" kan leiden tot inburgering van een onderdeel, namelijk het deel "Have a Break", van dat merk als merk, waardoor dat onderdeel zelf een merk is.

De Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie geeft normaliter een advies aan het Hof, en adviseerde in deze zaak als volgt. Het gebruik van de slogan "Have a break ... Have a Kit Kat" kan leiden tot inburgering van een onderdeel van deze slogan (Have a Break), indien bewezen wordt dat de relevante consument, wanneer zij met de term "Have a Break" wordt geconfronteerd, dat gebruik ziet als een verwijzing naar de onderneming waaruit de waren afkomstig zijn. Hiermee komt het vereiste van onderscheidend vermogen weer naar voren.

Vat het publiek het onderdeel "Have a Break" van het bestaande merk "Have a break ... Have a Kit Kat" op als een teken dat gebruikt wordt om de waren van Nestlé te onderscheiden, dan kan het dienen als merk. Het Hof van Justitie oordeelde uiteindelijk zoals hierboven beschreven, en maakt duidelijk dat een onderdeel van een merk door inburgering onderscheidend vermogen kan verkrijgen, en daarmee zelf als merk kan gaan dienen.

Mogelijkheden
Voor ondernemingen biedt deze uitspraak de mogelijkheid om nieuwe merken te deponeren voor bijvoorbeeld vormen (uiterlijk van bepaalde producten), en kleuren die reeds jaren worden gebruikt in samenhang met bijvoorbeeld een woordmerk. Ook ondernemingen die sinds enige tijd slagzinnen of slogans gebruiken krijgen de mogelijkheid om onderdelen hiervan te deponeren als merk.