Op 26 oktober 2006 wees het gerechtshof in 's-Gravenhage arrest in de zaak Nutricia vs. Kruidvat. Nutricia is in hoger beroep gekomen tegen een eerdere uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage. In die procedure slaagde zij er niet in om het product van het Kruidvat uit de schappen te krijgen. In deze tweede ronde werd het gewenste resultaat wederom niet behaald.
De koolhydraatmengsels van Nutricia
Nutricia heeft een Europees octrooi dat betrekking heeft op koolhydraatmengsels. Dit soort mengsels worden gebruikt in voor baby's bestemde melkpoeder. De mengsels stimuleren de gezondheid bevorderende micro-organismen, die in de natuurlijke dikke darmflora aanwezig zijn, aldus de tekst van het octrooi. Nu Nutricia meende dat er op haar octrooirecht inbreuk werd gemaakt door het Kruidvat, startte zij een kort geding, dat zij verloor. Als tegenreactie initieerde Kruidvat een bodemprocedure, waarin zij vernietiging van het Nederlandse deel van het Europese octrooi van Nutricia vordert. Dergelijke bodemprocedures worden vaak gestart, nu de vermeende inbreukmaker zich in kort geding bijna altijd verweert met de stelling dat het door de eiser ingeroepen octrooi nietig is. Van een inbreuksituatie kan dan geen sprake zijn.
In de hoger beroep procedure oordeelde het gerechtshof dat de vorderingen van Nutrica moeten worden afgewezen, het vonnis van de voorzieningenrechter kon dus in stand blijven. Het gerechtshof overwoog dat er een goede kans bestaat dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van Nutricia vernietigd zal worden, nu het octrooi niet de vereiste inventiviteit zou bezitten. Daarmee zou het octrooi nietig worden, en zou daarop dus geen inbreuk kunnen worden gemaakt.
Wijzigen van een octrooi
Nutrica heeft in hoger beroep nog aangegeven dat haar octrooi herroepen of gewijzigd kan worden, waardoor wel een inbreuk moet worden aangenomen. Dit is het leerstuk van de zogenaamde partiële nietigheid. Vaak probeert een octrooihouder die wordt geconfronteerd met het feit dat een gedeelte van zijn octrooi niet aan de wettelijke eisen voldoet, een resterend gedeelte overeind te houden. Hierdoor zou dan niet het gehele octrooi moeten sneuvelen. De octrooihouder formuleert dan aanvullingen of wijzigingen, waardoor een gedeelte van het octrooi in stand wordt gehouden. De Hoge Raad heeft hier echter strikte regels aan gesteld. Dergelijke aanvullingen of wijzigingen zijn alleen toegestaan als de uitvinding die in het overgebleven gedeelte van het octrooi wordt beschreven, ook uit het oorspronkelijke octrooi als zodanig kenbaar is geweest. Bovendien moeten de wijzigingen en aanvullingen voor een vakman reeds van te voren dusdanig voor de hand liggen, dat deze vakman al had kunnen begrijpen dat het octrooi eigenlijk slechts voor het overgebleven gedeelte verleend had behoren te worden.
Ook deze stelling mocht Nutrica uiteindelijk niet baten. Zij stelde dat enkele conclusies van het octrooi gecombineerd konden worden, waardoor een beperkt gedeelte van het octrooi overeind zou kunnen blijven. Het Hof oordeelde dat het niet eenvoudig is om vast te stellen hoe het overgebleven octrooi dan zou moeten luiden. De zaak zit volgens het Hof dan ook te ingewikkeld in elkaar, en is daarom niet geschikt om in een kort geding te worden behandeld. Het Hof bekrachtigt dan ook het vonnis van de voorzieningenrechter.
